Katie Perry heeft een jarenlange merkenstrijd gewonnen van naamgenoot Katy Perry. Dat leggen we even uit: de Australische ontwerpster Katie Perry beschuldigde de Amerikaanse popster, en naamgenoot, van merkinbreuk. De ontwerpster zou de merknaam al hebben vastgelegd voordat de zangeres wereldwijd beroemd werd. De zangeres betoogde juist dat haar naam al bekend was toen de ontwerpster rond 2008 kleding begon te verkopen en probeerde het Australische handelsmerk te laten schrappen.
Een Australische rechtbank gaf de zangeres in 2024 aanvankelijk gelijk en bepaalde dat het kledingmerk moest stoppen. In hoger beroep besliste het Australische hooggerechtshof echter dat de ontwerpster haar kleding onder de naam ‘Katie Perry’ mag blijven verkopen, omdat er volgens het hof geen risico op verwarring tussen beide merken bestaat.
Zo’n juridische strijd kan naast tijd ook veel geld kosten. Hoe zorg je ervoor dat je als ondernemer niet in een merknamenstrijd beland?
Wendy’s uit Goes of een foodgigant uit de VS?
De Katy versus Katie zaak is niet het eerste en zeker niet het laatste dispuut over een naamkeuze. Het bekendste Nederlandse voorbeeld is dat van Wendy’s. Een snackbar uit Goes registreerde deze merknaam in 1995 voor de hele Benelux. Daardoor had de Amerikaanse fastfoodgigant Wendy’s in 2000 een probleem. De merkregistratie van die ene kleine snackbar blokkeerde hun Europese uitbreiding, want de frietzaak had en heeft het exclusieve recht op de naam.
Het feit dat Wendy’s uit Goes helemaal geen vestigingen in België of Luxemburg heeft, maakt daarbij geen verschil. Een Benelux-merk geldt altijd in alle drie de landen. Charlotte: „De uitspraak in zowel de zaak van Katy Perry als die van Wendy’s onderstreept hoe zwaarwegend een tijdige merkregistratie is. Daar kan geen beroemdheid of multinational tegenop.”
Lees ook: Nicole gooide 200.000 blikjes eigen frisdrank weg omdat inhoud ‘niet te drinken was’: ‘3 jaar bezig om ton terug te verdienen’
Verschil in branche telt dubbel
Een ander Nederlands merknaamconflict speelt zich af tussen Lancôme, dochter van cosmeticagigant L’Oréal, en Ninôme, het collageensupplement dat Kim Feenstra in 2024 op de markt bracht. L’Oréal was het niet eens met de naamkeuze van Feenstra, omdat die te veel zou lijken op ‘Lancôme’.
Het gaat in dit soort kwesties om klank, schrijfwijze, betekenis en de branche waarin je opereert
Charlotte Meindersma
Hoewel Feenstra bakzeil haalde door het dakje van de ‘o’ te halen, besloot de rechter alsnog dat de naam te veel op ‘Lancôme’ lijkt. „Het gaat in dit soort kwesties om klank, schrijfwijze, betekenis en de branche waarin je opereert”, aldus Charlotte. „De branche is bij zowel Katy vs. Katie als bij Wendy’s en bij Lancôme en Ninôme hetzelfde. Maar Ajax de voetbalclub, Ajax het schoonmaakmerk en Ajax de brandblussers kunnen wél naast elkaar bestaan, omdat het om totaal verschillende branches gaat.”
Je kunt je spullen weggooien
De consequenties voor Ninôme waren niet gering. Noch Ninôme noch Ninome mocht worden gebruikt, er moest een rectificatie op sociale media verschijnen en de verkoop en distributie van de producten moesten volledig worden stopgezet. „Als je je merknaam deponeert, kom je er snel genoeg achter dat er al iemand anders is met jouw naam. Dan wordt je merkinschrijving namelijk niet geaccepteerd”, aldus Charlotte. „Deponeer je je merknaam niet en voer je er wel eentje, dan kan iemand anders met dezelfde naam je dagvaarden en dwingen om te stoppen met je onderneming. Een dure grap wanneer je al gebrande producten hebt laten produceren. Die kun je weggooien.”
Wil je voorkomen dat je onverwachts je zaak moet opdoeken, dan is het dus key om je merkregistratie op tijd te voltooien. „Het belangrijkste is dat je de eerste bent met een registratie. Het oudste recht gaat altijd voor. Iemand anders kan nooit iets dat éérder is geregistreerd laten ophouden te bestaan.”
Kies geen beschrijvende naam
De meest gemaakte fout door ondernemers is dat ze denken dat een registratie in het register van de Kamer van Koophandel gelijkstaat aan de registratie van een merknaam. Charlotte: „Dat is niet zo. Een KvK-inschrijving geeft je in combinatie met het feitelijk gebruik een handelsnaamrecht, maar brengt geen juridische bescherming met zich mee.” Voor die bescherming moet je je bedrijfsnaam deponeren bij het Benelux‑Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Deze officiële instantie is het enige loket waar je een merk kunt vastleggen voor de Benelux. Vanaf 244 euro is je merknaam tien jaar beschermd.
„Een andere veelgemaakte fout is dat mensen voor een beschrijvende naam kiezen. Dat ze als het ware een omschrijving van de onderneming als merk willen inschrijven, zoals ‘Bakker Brood’ of ‘IJssalon ’t Softijsje’. Dat kan niet worden beschermd, want dat is gewoon taalgebruik. Hoe meer fantasie je gebruikt voor de naam van je onderneming, hoe beter je beschermd bent.”
Zo voorkom je merknaamgedoe
Het kiezen van een bedrijfsnaam is dus geen sinecure. Let altijd op of er niet al andere bedrijven met jouw gekozen naam in dezelfde branche actief zijn. Kort samengevat is dit volgens Charlotte hoe je gedoe voorkomt: „Voorkom gelijkenis met andere merken in jouw branche in schrijfwijze én klank. Kleine verschillen in spelling of accenten zijn niet genoeg als de totaalindruk sterk overeenkomt! En zorg er vooral voor dat je je merknaam tijdig registreert bij het BOIP.”
Lees ook: Lazy Vegan heet nu ‘Lazy’: ‘Als de term ‘vegan’ mensen afschrikt, is het slimmer om hem niet meer te gebruiken’
